Golden Ball case

ในคำพิพากษาคดี Intra-Presse SAS v OHIM หรือนิยมเรียกว่าคดี Golden Balls ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (European Court of Justice) ได้ตัดสินข้อพิพาทประเด็นเครื่องหมายการค้าระหว่างบริษัทอังกฤษโกลเด้นบอลและหนวยงานฝรั่งเศสชื่อ Intre-Presse ที่จัดให้มีการมอบรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทวีปยุโรปประจำปีหรือรู้จักในนามรางวัล FIFA’s Ballon d’O  ซึ่งได้รับความนิยมและยอมรับในวงการฟุตบอล คดีดังกล่าวต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานมาเป็นเวลานานกว่า 7  ปี ข้อพิพาทในคดีคือการโต้แย้งในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการระดับโลกที่เรียกว่า Golden Ball ในระหว่างการพิจารณาคดี 

ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ ในปี ค.ศ. 2007 กัสและอิเนส โบเดอร์ของบริษัทโกลเด้นบอลที่พยายามขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Golden Balls เป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมยุโรป (Community Trade Mark) ในปี ค.ศ. 2008 Intra-Presse ยื่นคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าว โดยอ้างมาตรา 8 (1) (b) และมาตรา 8 (5) ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมยุโรปฉบับที่ 40/49 ซึ่งปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเป็นข้อบังคับฉบับที่ 207/2009

ตามมาตรา 8 (1) (b) การจดทะเบียนเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าหรือบริการอาจถูกปฏิเสธ เพราะความคล้ายคลึงระหว่างเครื่องหมายการค้าทั้งสองและความคล้ายคลึงของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมาย ตามมาตรา 8 (5) หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนก่อนซึ่งมีชื่อเสียงในตลาดประชาคมยุโรปและประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทีหลังอาจถูกปฏิเสธแม้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอาจแตกต่างกัน และหากการจดทะเบียนอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมหรืออาจลดทอนชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จดทะเบียนไว้ก่อน

คณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าเครื่องหมายที่มีคำสองคำที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ในการคัดค้านของ Intra-Presse ตามมาตรา 8 (1) (b) และเครื่องหมายการค้า Golden Balls กับสินค้าที่เครื่องหมาย Ballon d’Or ไม่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้น คณะกรรมการอุทธรณ์จึงยกคำร้องคัดค้านของ Intra-Press ตามมาตรา 8 (5) ต่อมา Intra-Presse จึงอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นของสหภาพยุโรป และศาลสหภาพยุโรปวินิจฉัยว่าเครื่องหมาย Ballon d’Or  และเครื่องหมาย Golden Balls มีระดับความคล้ายคลึงกันที่ค่อนข้างต่ำเพราะทั้งจากการมองเห็นและการออกเสียงมีความแตกต่างที่ยากจะก่อให้เกิดความสับสน และเครื่องหมายทั้งสองขาดความคล้ายคลึงที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 8 (5) จึงยกคำร้องอุทธรณ์ 

Intre-Presse ไม่ยอมแพ้ และได้อุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปในสามประเด็น ประเด็นแรกคือการบดเบือนข้อเท็จจริงที่ประเมินความสามารถของสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สอง การละเมิดบทบัญญัติมาตรา 8(1) ของข้อบังคับฉบับที่ 40/94 และประเด็นที่สามคือการละเมิดบทบัญญัติมาตรา 8(5) ของข้อบังคับ 40/94 

ในการพิจารณาของศษลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ศาลยกคำร้องในสองประเด็นแรกโดยให้เหตุผลว่าศาลไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาในประเด็นข้อเท็จจริงเนื่องจากตามกฎหมายจัดตั้งศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปมาตรา 58 จำกัดให้ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปมีอำนาจพิจารณาเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น สำหรับประเด็นที่สามนั้น ศาลอ้างถึงคำพิพากษาในคดี Ferrero v OHMI ซึ่งวางหลักการว่าระดับความคล้ายคลึงที่กำหนดไว้ตามมาตรา 8 (1) (b) และตามมาตรา 8 (5) ของข้อบังคับมีความแตกต่างกัน ตามมาตรา 8 (1) (b) ต้องมีระดับของความคล้ายคลึงที่นำไปสู่แนวโน้มที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้กับประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง สำหรับตามมาตรา 8 (5) นั้นระดับของความคล้ายคลึงเริ่มจากการประเมินทั่วไปของความเป็นไปได้ว่าการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าภายหลังอาจลดทอนความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อน การประเมินว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนมีชื่อเสียงในประชาคมหรือประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในภาพรวม ดังนั้น ศาลจึงส่งคดีดังกล่าวกลับไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวโดยให้คำนึงถึงแนวทางที่กำหนดไว้ในคำพิพากษา 

คู่กรณีทั้งสองไม่ได้พอใจในคำพิพากษาดังกล่าว แต่คดีนี้ก็เป็นสิ่งเตือนใจว่าระดับความคล้ายคลึงจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายตามมาตรา 8 (1) (b) และมาตรา 8 (5) ด้วยซึ่งมีความแตกต่างกัน ตามมาตรา 8  (5) ระดับความคล้ายคลึงขั้นต้นของการประเมินทั้งหมดในประเด็นว่าการขอจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าภายหลังอาจสร้างความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนซึ่งรวมเข้ากับการประเมินความมีชื่อสเียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อน  

ประเด็นที่น่าสนใจคือข้อโต้แย้งของคู่กรณีเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความคล้ายคลึงในเชิงแยงคิด ศาลได้ยกฟ้องการประเมินข้อเท็จจริง  Intra-Presse โต้แย้งว่าศาลชั้นต้นมีข้อผิดพลาดทางข้อกฎหมายว่าการแปลก่อนของเครื่องหมายคำพูดที่จำเป้นต้องก่อนจะได้รับการยอมรับโดยประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะความคล้ายคลึงเชิงแนวคิด ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมว่าเครื่องหมายคำพูดประกอบด้วยคำพูดในหลายภาษาที่เข้าใจโดยประชาชน ไม่มีกระบวนการแปลภาษาที่ชาญฉลาดและไม่มีผู้บริโภคเกี่ยวข้องในการแปลก่อนหรือเริ่มการแปล ยืนยันว่าความหมายของคำดังกล่าวอาจเข้าใจในทันทีทันใดโดยประชาชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาษาหลักอะไร 

ในคดีนี้ได้ยกประเด็นการออกเสียงในภาษาศาสตร์ การคำนึงถึงลักษณะความหลากหลายของภาษาของประชาชนในยุโรป ขอบเขตของความแตกต่างในภาษาของถ้อยคำเครื่องหมายการค้าทีผลต่อการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตความแตกต่างของวัฒนธรรม เช่น คนอังกฤษอาจมีความสามารถทางภาษาอื่นน้อยกว่าคนยุโรปประเทศอื่น และหากเปรียบเทียบกับคนลักเซมเบิรส์ละ โดยเฉพาะระดับของความรู้ทางภาษาของผู้บริโภคคนอังกฤษและฝรั่งเศส ความคล้ายคลึงด้านแนวคิดเกิดขึ้นหากภาษาของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นภาษาทางการของเขตพื้นที่ที่ผู้บริโภค เช่นในคดี  Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Garmo AG, Case T-534/10, 13 June 2012[2012] E.T.M.R. 55 และหากผู้บริโภคชาวเยอร์มัน ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์และสวีเดนมีความสามรถในการเข้าใจภาษาอังกฤษในคำว่า ฉลาม (shark ) ก่อนจะมีการแปลของบริษัท Osotspa Co. Ltd ที่จัดตั้งในประเทศไทยกับสำนักงานสร้างความสอดคล้องกับตลาดภายใน Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) ในคดีเลขที่  T-33/03 วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2005 E.C.R. 2005 page II-00763)